Le 5 cose fondamentali da sapere per registrare un marchio in Italia

Se sei interessato a registrare il tuo marchio a livello italiano scoprirai in questo articolo le 5 cose fondamentali da fare per procedere.

1 STEP: Ricerca di anteriorità sui marchi già registrati

La prima cosa che dovresti effettuare, prima di passare al deposito del tuo marchio, è una ricerca sui marchi già presenti nei Registri. Con tale indagine potrai dunque sapere se qualcun altro ha già depositato un marchio identico al tuo o simile, quindi confondibile, con quello che vuoi depositare tu, per gli stessi gruppi di prodotti o servizi di tuo interesse. Se dovessi trovare un marchio anteriore nei Registri, già registrato per le categorie di prodotti o servizi per le quali vorresti procedere anche tu, questo potrebbe rappresentare un problema per la tua registrazione. I titolari di marchi registrati hanno infatti il diritto di contestare la tua domanda di registrazione, depositando un’opposizione alla sua concessione e bloccando così la procedura di registrazione del tuo marchio.

E’ in genere sempre consigliabile effettuare delle indagini preliminari, in modo da sapere quali rischi si corrono scegliendo un dato marchio.

Ma come si fanno le ricerche sui marchi?

Ci sono due modi di procedere:

1. In autonomia, consultando le banche dati pubbliche dei marchi. In Italia, la banca dati nazionale è quella dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Attenzione però a due cose:

1. occorre consultare anche i marchi europei, che hanno efficacia in Italia, così come i marchi internazionali per i quali è stata richiesta la protezione in Italia o in Unione europea. La strada più semplice per verificare insieme tutti i Registri occorrenti è quella di utilizzare il sito dell’Ufficio europeo, che mette a disposizione la Banca dati TMVIEW.
2. Le contestazioni possono arrivare non solo dai marchi identici ma anche dai marchi simili. Il titolare di un marchio può infatti vietare ad altri di utilizzare un marchio che rischia di creare confusione, quindi anche se contiene delle differenze rispetto al suo.
3. Rivolgendosi ad un professionista del settore

Affidarsi ad aziende specializzate nella materia è la strada consigliabile per delle indagini affidabili. Soprattutto per delle ricerche approfondite sui marchi simili è importante affidarsi ad un professionista del settore – che può essere un Consulente Marchi o un Avvocato esperto in materia di marchi – perché utilizzerà degli strumenti professionali per fare le ricerche e ha le conoscenze per poter giudicare se, in base alle somiglianze o alle differenze esistenti tra i marchi, sussiste un rischio di confusione oppure no. Chi svolge le ricerche in autonomia, infatti, non conosce le posizioni degli Uffici in tema di somiglianza tra marchi e non ha quindi gli strumenti per valutare se due marchi siano simili oppure no.

Se il tuo marchio è un logo oppure ha una grafica particolare, come fare?

Vuoi registrare un marchio composto da un logo o da una veste grafica? In questo caso, per le ricerche puoi pensare di ricercare marchi anteriori che contengono le parole che descrivono il logo. Ad esempio, se nel tuo logo c’è uno scoiattolo, potresti cercare i marchi composti da tale parola.

Le ricerche sui marchi grafici sono possibili, anche utilizzando la banca dati TMView di cui abbiamo parlato sopra, ma i risultati sono molto difficili da interpretare e sono spesso inaffidabili. Questo perché le immagini sono classificate secondo un codice internazionale ma nel caricamento delle immagini da parte degli uffici marchi, soprattutto in Italia, avviene spesso adottando codici errati o imprecisi, rendendo così impossibile per i sistemi automatizzati di ricerca delle banche dati far emergere marchi che non sono correttamente classificati.

E se il tuo marchio è già stato registrato da qualcun altro, cosa puoi fare?

Può sicuramente succedere che svolgendo un’indagine di anteriorità tu ti accorga della presenza di un marchio identico o simile al tuo, per gli stessi prodotti o servizi che svolgi anche tu. In questo caso, in linea generale è comunque rischioso procedere, soprattutto in caso di uguaglianza tra i marchi e di sovrapposizione di prodotti o servizi di interesse. Occorre dunque scegliere un marchio differente, anche a garanzia della sua unicità e riconoscibilità sul mercato.

2 STEP: Individuare con attenzione i prodotti o servizi da inserire nella domanda di marchio

Una volta effettuata la ricerca di anteriorità, che avrai già svolto nelle categorie di prodotto di tuo interesse, devi scegliere bene i singoli prodotti o servizi che inserirai nella tua domanda di marchio. Otterrai infatti la tutela solo per quello che chiedi! (e per cui paghi le tasse all’ufficio marchi).

Le categorie di prodotti e servizi per i marchi non sono identificate dai codici ATECO delle attività ma sono invece raggruppate e dettagliate nella Classificazione di Nizza, che ad oggi comprende 45 classi. I primi 34 gruppi sono prodotti, mentre gli altri 11 sono servizi. Sicuramente tutto ciò che è vendibile rientra in uno di questi gruppi.

Ad esempio, se hai un bar la tua classe di appartenenza è la n. 43, mentre se il tuo marchio identifica un profumo la tua classe sarà la n. 03.

Trovi l’elenco delle classi sempre sul sito dell’Ufficio europeo (link).

Quali sono le tasse di registrazione?

E’ bene sapere che nelle tasse di registrazione la prima classe è sempre inclusa.

La spesa iniziale per la registrazione di un marchio, in una classe, è di Euro 101.

Per ogni categoria merceologica che vorrai aggiungere dovrai sostenere una spesa ulteriore di Euro 34.

E’ fondamentale scegliere da subito tutte le classi che ti interessano, perché dopo il deposito non sarà possibile aggiungerne altre.

Oltre alle tasse andranno poi calcolati i bolli: va infatti allegato alla domanda di registrazione un bollo da Euro 42.

Se, invece che per via telematica, presenterai la domanda di marchio utilizzando il modulo cartaceo, che depositerai poi presso la Camera di Commercio, dovrai applicare sul modulo anche due marche da bollo da 16 Euro.

Se la domanda viene presentata da un rappresentante professionale andrà calcolato anche un costo aggiuntivo di Euro 34 per la lettera di incarico, che andrà firmata e allegata alla domanda.

STEP 4: Preparare la domanda di marchio da depositare

Per il deposito presso l’Ufficio marchi occorre compilare un modulo prestabilito, che troverai sul sito dell’UIBM.

In questo modulo andranno inseriti tutti i dati importanti in relazione al marchio, in particolare:

Dati identificativi

• Tipo di marchio: Nella maggior parte dei casi si chiede la registrazione di un marchio individuale, appartenente quindi ad un’impresa o ad una persona. Attenzione: si parla di marchio individuale anche quando appartiene a più titolari. Il marchio “collettivo”, infatti, non è quel marchio che appartiene a più di un soggetto ma è proprio uno strumento giuridico diverso, che richiede un disciplinare d’uso e che segue una sua disciplina particolare. Ma vedrai che non è il tuo caso.
• Natura del marchio: se il tuo marchio è composto solo da una o più parole sarà un marchio denominativo, mentre se ha un’immagine o un aspetto grafico sarà un figurativo;
• Denominazione: dovrai indicare il nome che costituisce il tuo marchio;
• Descrizione: non è obbligatoria, ma se vuoi puoi inserire una tua descrizione libera sul marchio che stai richiedendo.

Classificazione 

• Bisogna inserire il numero delle classi di Nizza che hai scelto e indicare con un elenco dettagliato i beni o servizi per i quali chiedi la registrazione, inseriti in quella classe.

Richiedente

• E’ obbligatorio indicare i dati completi dell’azienda o della persona che sarà proprietaria del marchio. Come abbiamo visto sopra, ci possono essere anche più titolari di un marchio.

Rappresentante

• Se tu non presentassi la domanda in autonomia ma ti affidassi ad un professionista per la registrazione del tuo marchio, in questa sezione del modulo andrebbero inseriti i suoi dati. Sarà infatti lui a presentare direttamente la domanda, a tuo nome.

Domicilio

• L’Ufficio chiede di indicare un recapito al quale essere contattati per ogni informazione relativa al marchio (ad es. per rilievi dell’Ufficio stesso o per eventuali opposizioni che si dovessero ricevere).

Documentazione allegata alla domanda di registrazione

• Esemplare del marchio: dovrai inserire l’immagine del tuo marchio, in formato Jpeg;
• Richiesta copia autentica: richiedila solo se pensi ti sia occorrente. Sosterrai delle spese in più per i bolli e in genere non ti occorre

Alla fine del documento andrà inserita la tua firma (o quella del tuo rappresentante se avrai scelto di affidarti ad un esperto).

Una volta che avrai pronto il tuo modulo, andrà depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure passando da una delle Camere di Commercio, che fanno da tramite con l’UIBM.

STEP 5: Deposita la domanda presso l’Ufficio.

Una volta che avrai pronto il tuo modulo, andrà depositato con tutti i suoi allegati ed i bolli presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure passando da una delle Camere di Commercio, che fanno da tramite con l’UIBM.

Ricordati che dovrai depositare successivamente anche la prova di aver pagato le tasse, che vanno versate con separato F24 all’Agenzia delle Entrate.

I tempi di registrazione del marchio in Italia sono di circa 6 mesi dalla data di deposito. Trascorso questo tempo (anche se le tempistiche possono variare, in base al carico di lavoro dell’Ufficio), se non ci sono state contestazioni di terzi o obiezioni dell’Ufficio, ti verrà rilasciato il certificato di registrazione del marchio.

Il marchio avrà una validità di 10 anni dalla data di deposito. 

Conclusioni

In questo articolo hai letto delle informazioni utili sulla procedura di registrazione del marchio.

Per quanto a prima vista possa apparirti semplice, ti occorrerà di sicuro del tempo per portare a termine la pratica di registrazione.

Se non hai le competenze specifiche, potresti sicuramente imbatterti in un rifiuto dell’Ufficio, che può negare la registrazione del tuo marchio se lo stesso non rispetta i requisiti di legge, o incontrare delle opposizioni da parte di soggetti terzi.

Affidarsi ad aziende specializzate può essere la soluzione che risolve i tuoi problemi, di tempo e di conoscenze. Eviterai di commettere errori nella tutela del tuo marchio e aumenterai di molto le possibilità di ottenerne la registrazione. Senza contare che ti verranno forniti tutti i suggerimenti su come avere una protezione più ampia per i tuoi diritti e risparmierai molto del tuo tempo.

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